La coexistencia de hecho no es una prueba irrefutable de la existencia de riesgo de confusión entre dos marcas

El Banco de la República presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio SIC para que se declare la nulidad de las resoluciones 2140 de 27 de enero de 2009 , “por la cual se decide una solicitud de registro”, y 15179 de 30 de marzo de 2009, “por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos.

Señala que un tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 14 de junio de 2006, el registro como marca del signo nominativo SET para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, y que presentó oposición en contra del registro de este signo con fundamento en su marca nominativa SEN, que identifica servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. A pesar de lo anterior, la Jefa de la División de Signos Distintivos de la SIC, por medio de la resolución 2140, declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo nominativo SET para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. Señala la demandante que con lo anterior, la SIC está vulnerando el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 por indebida aplicación, ya que otorgó la marca SET (nominativa) para identificar servicios financieros, no obstante las evidentes  similitudes desde el punto de vista gráfico y fonético con la marca SEN registrada previamente por el Banco de la República para identificar los mismos servicios financieros, lo que determina que su coexistencia en el mercado genere confusión en el consumidor objetivo.

En oposición, la SIC manifiesta que no se presenta similitud ideológica, porque la similitud ideológica se presenta cuando los signos evocan una misma idea o característica, situación que no se presenta entre SET y SEN. Para la Sala, no se aportó prueba alguna que permita afirmar que dichas marcas han compartido escenarios de publicidad efectiva, sin que hubiera riesgo de confusión, ni análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, cuya carga le correspondía al tercero con interés directo en las resultas del proceso.